在商标注册的过程中,美国专利商标局(USPTO)可能会因为特定情况暂停审查,以确保商标的注册不会违反相关法律规定或待决事项。以下是可能导致美国商标审查暂停的十种情形:
1. 申请人对在先商标提出撤销程序
根据美国商标法第2(d)条,申请人认为在先商标存在混淆冲突,申请人可以基于此冲突提出撤销。如果申请人提出撤销先前注册的商标,审查员将暂停行动直到撤销程序结束。在美国商标撤销(Cancellation)程序中,有连续三年未使用,还有其他理由。如果在先商标被撤销成功,将不构成申请商标的冲突,因此,审查员可能会暂停审查,直至撤销程序的终止,注册被取消或注册后才继续审查。
2. 待提交外国注册副本(基于第44(d)条款)
申请人声称已提交外国注册副本但尚未收到时,审查可能会暂停。注意,基于第44条(d)的美国商标注册,必须在美国之外的其他国家注册后的6个月内,或优先权日期(如适用)之后的6个月内向USPTO提交申请,要求申请商标和保护的商品/服务必须完全相同。如果以此基础提交申请,如果审查员未收到外国注册证副本,审查可能会被暂停,暂停6个月或更长时间,审查员仍未收到会发出询问状态。
3. 待决的相冲突商标申请在先
存在相冲突的商标时,在后提交的申请可能会被暂停,直到先前的冲突商标被注册或放弃。审查员在发现潜在冲突后,会暂停后提交的申请,直至在先提交申请被注册、放弃或解决冲突。与第1点不的同,这是官方审查时主动进行的暂停。
4. 法院待决诉讼影响
如果商标注册可能受到待决诉讼的影响,审查可能会暂停。同第3点一样,在先商标的有效状态待决,都有可能被审查员作为暂停的依据。
5. 在先商标到期待取消或已到期
如果被引用的注册待取消或已过期,审查将暂停直到注册状态确定。即在审查在后提交的申请时,如果造成混淆冲突的在先商标待取消或已过期,一般遇到在先商标即将过期,通常会暂停6个月,以等待最终处理结果。
6. 意向使用宣誓延期
申请人提交了意向使用宣延期请求时,审查可能会暂停直到延期请求的状态确定。值得重点介绍的是这一延期请求,意向使用宣誓延期(”insurance” extension request)是指在特定情况下,商标申请人可以请求的一种延期,以便在面对可能的审查行动期限到期前,为自己争取更多时间来准备和提交使用声明(statement of use)。这种做法通常被视为一种预防措施,以防申请人在规定的时间内未能成功克服审查中提出的拒绝理由或满足要求。
审查指南中提及的一个例子是:如果申请人在最终审查行动的回应中未能修正使用证据的缺陷(specimen deficiency),并且如果申请人在法定的提交使用声明期限前提交了意向使用宣誓延期(”insurance” extension request),审查员将暂停该申请,直到延期请求的截止日期。这样,申请人将有额外的时间来克服拒绝理由或满足要求
申请人在收到允许通知(Notice of Allowance)后,可以在与使用声明(Statement of Use)一同提交或在提交使用声明的6个月期间内,及时提交意向使用宣誓延期请求。
例如,如果允许通知在2022年9月22日发布,而使用声明和/或使用声明延期请求的截止日期是在2023年3月22日或之前,申请人在2022年11月15日提交了使用声明。如果在2022年12月29日,审查员认为提供的使用证据不符合要求或有缺陷需要答复,而申请人在2023年3月22日或之前提交了及时的意向使用宣誓延期请求,这将延长完善使用声明的时间到2023年9月22日(注意:这是延长提交使用证据的延期申请的截止日期)。然而,申请人仍需在2023年3月29日(这是答复 OA 的截止日期)之前对官方审查意见做出回应或请求回应期限的延期。回应必须包括请求暂停申请,否则申请将因未及时回应而被放弃。审查员随后将暂停申请,直到延期期结束的日期,即2023年9月22日。
7. 等待国际局记录的更正或限制
申请人声称已向国际局(IB)提交了可能影响申请审查的请求时,审查可能会暂停。可能涉及到的情形有:更正(国际注册信息错误更正)、限制(国际注册中的商品或服务进行限制)、转让(商标权利的转让)和其他变更(包括持有人名称和地址变更等)。
8. 申请商标涉及转让
申请人声称已提交所有权变更请求但尚未记录时,审查可能会暂停。审查员在以下情况下可以暂停审查:1) 申请人在对办公室行动的回应中声明已经向USPTO的转让记录部门提交了转让文件;2) 转让文件尚未被记录,但申请已准备好批准公布或注册。
9. 等待与ICANN的注册表协议
对于仅由顶级域名(gTLD)组成的商标申请,审查可能会暂停直到与ICANN的注册表协议确定。如果商标申请仅由gTLD组成,并且用于域名注册机构或域名注册服务,审查员可能会在审查过程中发出信息请求。
10. 在先注册商标涉及删除或复审程序
如果涉及的注册正在经历删除或复审程序,审查可能会暂停。“待决的删除或复审程序”(Pending Disposition of Expungement or Reexamination Proceedings),这是指在商标注册过程中,如果存在对已注册商标的删除(expungement)或复审(reexamination)程序,可能会影响待审商标申请的审查。
申请人可以在适当的回应期内通知审查员,已就引用的注册提出了删除或复审请求,或相关程序已经开始,并请求暂停待审的申请。综上所述,在美国进行商标注册时,了解这些暂停情形对于商标申请人来说至关重要,因为它们可能导致审查流程的延迟。商标申请人应与专业的商标律师合作,以确保在遇到这些情况时能够及时采取适当的行动。
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