【涉外判例】一个案例读懂美国商标使用主义

美国现行的商标法是1946年制定的《兰哈姆法》，该法以“使用在先”原则为核心。1988 年，美国《兰汉姆法》进行了修改，允许增加真诚使用意图的规定，可基于意向使用申请商标，并在商标核准后一定时间内进行正式的使用宣誓。

从这个规定来看，美国注册程序仅是对商标权利的一种确认，一方面审查有没有违反禁止性规定、有没有与在先已经注册的商标构成近似冲突，另一方面还要求商标要进行使用宣誓，基于商标的使用才可以获得保护。

从美国商标注册程序上来看，除已经使用（1a）、意图使用（1b）两处申请基础外，还有另外三种申请基础：以本国申请为基础(44d)、以本国注册为基础（44e）及马德里延伸申请（66a），这3种申请基础在申请时并不要求使用证据，是不是这种注册方式就不再要求使用了呢？

其实不是，美国商标注册后仍然有其他途径进行挑战，比如2020年出台的《商标现代化法案》中推出的两种单方撤销程序：单方删除（Ex Parte Expungement）与单方重审（Ex Parte Reexamination），这两种程序都对商标在指定商品/服务上的商业使用进行了要求；比如美国无效程序中，也可以基于商标未真实使用、连续三年未使用已被放弃等理由发起挑战。

这些程序，都在强化一个事实：就是美国商标注册只是一种形式，只有真正在美国进行商业性使用，才可以真正获得保护，这体现了通过使用商标推动市场繁荣的一种立法精神。今天分享一个美国商标异议案例，从该异议案例也可以说明美国商标使用主义的立法本义，以及实务中基于使用主义而需要注意的一些事项。

案情回顾

异议审查编号： Opposition No. 91272712

申请人： Hotberry LLC申请了 “HOTBERRY”（标准字体）商标在42类“（信息技术系统的规划、设计和管理）planning, design and management of information technology systems”商品上。

申请基础：实际使用（1a），世界上最早使用日期2014-1-1，美国最早使用日期2020-7-1。异议人BlackBerry Limited（黑莓公司）提出异议，基于：

1. Priority and likelihood of confusion Trademark Act Section 2(d) 在先商标近似

2. Dilution by blurring Trademark Act Sections 2 and 43(c) 淡化权利人商标

3. False suggestion of a connection with persons, Trademark Act Section 2(a) living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or brings them into contempt, or disrepute 虚假暗示，影响声誉

案情审理时间线：

2021-11-03：发起商标异议
2021-11-26：申请人进行异议答辩（注意，如不答辩，直接判定异议胜诉）
期间：在异议人的动议下，不断延期提交证据披露。双方证据披露会上，异议人准备十分充分，不断地向申请人提出问题，包括职业背景、经营情况等，基本没有给申请人太多提问的机会。证据披露持续到 2023 年 7 月。
2023-07-09：异议人在此前披露会上发现了申请人的破绽，直接申请修订异议理由为：nonuse of the opposed mark in connection with the services recited in the Application in commerce，基于商标未使用，此前提交的使用证据为虚假证据。
简易程序：由于抓住了这个破绽，申请人的使用证据虚假，官方也认可异议人提出的动议，而申请人在此时并未提出关键性证据来反驳，进而导致官方审查认为可以启动简易审查程序。在2023年9月、10月和11月双方进行交换证据后，并进入官方的正式审查中。
2023-11-13：异议人最后一次提交证据
2024-01-30：官方进行了裁定。由于申请人承认黑莓商标很知名，且早于申请人申请；简易动议的主题是关于未使用，因此官方仅对未使用进行裁定，其他异议理由不考虑；申请人提交的证据与申请的服务无关。没有证据能证明在对应服务上在商标申请日期之前已使用，因此被认定为未使用。