【涉外判例】品胜香港商标无效案

案情概况

判决时间：2023年10月10日

国家/地区：中国香港

诉争事项：无效

诉争商标信息：

无效理由

1、《商标条例》第11(5)条：

如 (a)任何商标根据或凭借任何法律遭禁止在香港使用；或

(b)任何商标的注册申请是不真诚地提出的，

则该商标不得注册或在其遭禁止使用或在其注册申请是不真诚地提出(视属何情况而定)的范围内不得注册。

2、《商标条例》第12(1)条

符合以下情况的商标不得注册 ——

(a)该商标与某在先商标相同；及

(b)该商标的注册申请是为某些货品或服务(前者)提出，该在先商标则是为某些货品或服务(后者)而受保护，而前者与后者相同。

3、《商标条例》第12(2)条

符合以下情况的商标不得注册 ——

(a)该商标与某在先商标相同；

(b)该商标的注册申请是为某些货品或服务(前者)提出，该在先商标则是为某些货品或服务(后者)而受保护，而前者与后者相类似；及

(c)就该等货品或服务而使用该商标相当可能会令公众产生混淆。

4、《商标条例》第12(3)条：

符合以下情况的商标不得注册 ——

(a)该商标与某在先商标相类似；

(b)该商标的注册申请是为某些货品或服务(前者)提出，该在先商标则是为某些货品或服务(后者)而受保护，而前者与后者相同或相类似；及

(c)就该等货品或服务而使用该商标相当可能会令公众产生混淆。

5、《商标条例》第12(4)条：

在符合第(6)款的规定下，任何与某在先商标相同或相类似的商标(在后商标)，在以下情况下或在符合以下情况的范围内，不得注册 ——

(a)该在先商标有权根据《巴黎公约》获得作为驰名商标的保护；及

(b)在无适当因由的情况下使用该在后商标，会对该在先商标的显著特性或声誉构成不公平的利用或造成损害。

6、《商标条例》第12(5)条：在符合第(6)款的规定下，如任何商标在香港的使用可 ——

(a)凭借保护在营商过程或业务运作中所使用的未经注册商标或其他标志的任何法律规则(尤其是凭借关于假冒的法律)而予以阻止；或

(b)凭借任何在先权利((a)段或第(1)至(4)款所提述的除外)(尤其是凭借关于版权或注册外观设计的法律)而予以阻止

则该商标不得注册或在上述可予以阻止的范围内不得注册，而任何因此而有权阻止使用某商标的人，在本条例中就该商标而言，称为一项在先权利的拥有人。

裁定结果

本案无效申请人走完全部程序，包括出席聆讯，但商标权利人放弃无效的答辩和后续所有程序。虽然商标权利人放弃无效答辩，但知识产权署认为仍需要对无效申请人提出的无效理由进行审查，并决定无效理由是否成立。

根据无效理由，无效申请人于2003年12月19日在中国内地成立并于2008年变更为现在的名称，是一家主要围绕手机、平板、智慧电视的智慧物联、电能支持、音视频播放、智慧存储等方面提供产品与服务的企业，是

等商标的真正所有人。“品胜（PISEN）”为申请人名称的重要部分。中文字“品胜”是申请人臆造而来，灵感源自申请人秉承“以德为先，质量取胜”的核心理念，而英文字“PISEN”是中文字“品胜”的音译。

另外，经过申请人持续及广泛地使用“品胜（PISEN）”商标于申请人商品及服务上，有关商标已取得相当的商誉及声誉。申请人认为诉争商标与申请人商标完全相同，加上“PISEN”非有关行业的常用文字，具有相当的显着性，容易令大众产生混淆。

再者，申请人认为注册拥有人与申请人同为广东省深圳市的企业，涉讼商品亦涉及与申请人商品及服务相关的货品，加上申请人持续及广泛地在中国内地及香港使用，注册拥有人提出诉争商标的注册申请时必定对申请人商标及其使用情况有所认识。申请人认为商标权利人就诉争商标的注册申请属于有意图地侵犯申请人商标已建立的良好声誉及信誉的行为，并不是真诚地提出。

知识产权署在审阅了无效申请人提交的证据后作出决定如下：

根据申请人提交的无效证据，申请人于2003年创立及开始使用“品胜（PISEN）”于其商品及服务上，并分别2004及2006年在中国内地及香港就PINSEN商标取得商标注册，并持续及广泛地在中国内地及香港使用有关商标于申请人商品及服务，尤其在电池/充电器产品方面在中国内地有很高的市场占有率。

从证物可见，申请人商标在各大网上零售平台、实体零售店、展览会及申请人参与的各种推广宣传活动中均有出现。申请人也使用不少资源以不同方式在中国内地及香港推广和宣传申请人商标及其商品及服务。

综观申请人提交的证据，知识产权署认为，申请人的“PISEN”商标在电池/充电器及相关产品方面在中国内地透过持续使用及宣传，于相关日期前已建立相当的声誉和商誉。而注册权利人与申请人同为中国内地广东省深圳市的企业，注册权利人理应对申请人有所认识。

虽然单凭申请人的证据，并不足以显示申请人商标在香港被广泛使用，亦不足以证明申请人以其商标所提供的商品及服务已建立了良好的知名度及声誉，但无可否认的是申请人为申请人商标的拥有人，并早在相关日期前在中国内地使用申请人商标提供申请人的商品及服务，同时注册权利人并无就申请人提交的证据提出质疑或挑战。

经考虑所有与本案有关的事实后，知识产权署认为唯一合理的推断是，注册权利人选择申请注册诉争商标绝非偶然，而是在知悉申请人及申请人商标的声誉的情况下，抄袭了申请人商标，并提出诉争商标的注册申请，不论注册权利人看不看到他自己的行为有何不对，其目的显然是企图凭借申请人就申请人商标所建立的知名度及良好声誉而获利。

在考虑所有与本案有关的事实后，知识产权署裁定，按照注册权利人所知的事实，其申请注册诉争商标的决定会被采用恰当标准的人视为不真诚，因此，无效申请人根据《商标条例》第11(5)(b)条提出的异议成立，其他无效理由无需再作出考虑。

案例启示

1. 根据天眼查显示，广东品胜电子股份有限公司为2003年注册的公司，深圳市品胜实业有限公司注册日期则在2011年，而根据商标查询结果，PISEN商标最早于2004年在国内申请，可想而知本案申请人确实为PISEN商标的真正所有人。
2. 本案属于跨类无效成功，无效申请人胜诉的因素之一是对方未对无效进行任何答辩，在案件初期已经放弃权利，看来权利人也是提前预见到败诉的结果了。根据香港商标规则，在商标无效案件中，若被无效一方放弃第一轮反陈述环节，则基本会被默认放弃权利。
3. 香港商标无效法律程序的规则及流程总结如下：

• 1）、提出无效请求：任何人均可依据商标条例中的规定提出无效请求；
• 2）、无效答辩：商标权利人在收到无效通知后3个月内提出反陈述抗辩，如未在规定时限内提出，则默认放弃注册商标；
• 3）、无效申请人提交证据：收到商标权利人提交的反陈述后6个月内提交支持无效的证据，证据需要以法定声明或誓章的形式提交，如未在规定时限内提交证据，则默认放弃无效申请；
• 4）、商标权利人提交证据：收到无效申请人提交的证据后6个月内提交支持其注册的证据，证据需要以法定声明或誓章的形式提交，如未在规定时限内提交，程序会继续，不会默认放弃；
• 5）、证据回应（可选程序）：任何一方可随时向处长申请提交进一步的证据。如一方获得许可，另一方通常也会获准提交严格回应的进一步证据。无效申请人有权作为提交证据的最后一人；
• 6）、聆讯：在提交证据完毕后，处长主动为聆讯定出时间、日期及地点，并把聆讯详情通知各方；
• 7）、作出无效裁定。