【涉外判例】PRADA英国商标异议案

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案情概况

判决时间：2023年11月28日

国家/地区：英国

诉争事项：异议

诉争商标信息：

异议理由

一、《商标条例》5(2)(b)款：

(2) A trade mark shall not be registered if because –

(b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

如果商标与在先商标相似，并且与在先商标所保护的商品或服务相同或相似的，则该商标注册存在混淆的可能性，则不得注册。

二、《商标条例》5(3)款：

(3)A trade mark which –

(a) is identical with or similar to an earlier trade mark,

(b) Repealed

shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

若商标注册申请同在先商标相同或近似，且在先商标在英国享有一定声誉，在后商标的注册将利用或损害在先商标的显着性或声誉，则不得被注册。

裁定结果

本案中，异议人基于上述两条异议理由对诉争商标提出异议，声称诉争商标与其在先已注册、且有知名度的商标构成近似混淆，申请人则只提出了反陈述并未提交支持其注册申请的证据。另，双方均未请求聆讯，仅提交了书面陈述。异议仅针对申请商标的第3、35和41类提出。

注册处在审视异议人控诉后，认为异议人的在先商标1-3符合在先商标要求，因此注册处就异议人的商标1-3同申请商标的近似程度做了具体的分析对比，并作出判决如下：

1）、商品服务对比

申请人第3类的所有产品和异议人的第二件在先商标的第3类产品基本相同。

申请人第35和41类服务项目众多，在进行对比后，注册处认为部分项目近似度一般，部分项目较为接近或相同。

2）、商标对比

视觉上，申请商标一由英文“PADRA”和图形组成，一般消费者在看到该商标时对英文部分的印象要更加深刻，因此英文部分“PADRA”起到更重要的区分作用；申请商标二则完全由英文“PADRA”组成；

异议人商标一由大写的英文PRADA组成，后面是大写的英文单词Invites，商标的总体印象在于这些单词的组合，PRADA一词由于其性质（臆造词）、大小和开头的位置而发挥了更大的作用；

异议人商标二由英文PRADA TIMECAPSULE组成，下面是三角形的白色轮廓和单词SERIAL N，所有这些元素都呈现在灰色背景上，单词呈现在白色条形背景上，一般消费者的眼球自然会被商标中可以阅读的元素所吸引；

异议人商标三由白色大写字体的英文RE-PRADA组成，上面是一个三角形/箭头装置，也是白色的。这些元素呈现在方形黑色背景上，一般消费者的眼球自然会被商标中可以阅读的元素所吸引。

同异议人商标一相比，申请商标二含相同的字母P-R-A-D-A，尽管中间字母“RAD”（在异议人商标一中）和“ADR”（在申请商标二中）的顺序不同。INVITES这个词起到了视觉差异的作用，注册处认为两者在视觉上近似程度中等偏上。申请商标一中的图形起到了视觉差异的作用，注册处认为两者在视觉上近似程度中等。

同异议人商标二相比，因双方商标整体的差异性，注册处认为双方在视觉上近似程度不高。

同异议人商标三相比，申请商标二含相同的字母P-R-A-D-A，尽管双方顺序不同。异议人商标中的RE-、三角形/箭头图形和背景都充当视觉差异点，注册处综合认为双方近似程度中等。申请商标一中的图形起到了视觉差异的作用，注册处认为两者在视觉上近似程度中等偏下。

听觉上，申请商标发音为PAD-RAH，异议人商标一发音为PRA-DAH-IN-VITES。注册处认为前两个音节非常相似，这些商标在听觉上近似程度中等；异议人商标二也是如此，但由于长度的增加，单词TIMECAPSULE SERIAL N产生的差异更为显著，因此注册处认为申请人商标同该商标相似程度很低；异议人商标三的发音为REE-PRA-DAH，但由于首字母的不同，注册处认为申请人商标同该商标在听觉上近似程度中等。

3）、混淆的可能性

注册处认为，PRADA和PADRA这两个词在概念上是中性的，很可能会被普通消费者错误地回忆或记错。考虑到不完全回忆的原则以及PRADA一词在很大程度上具有内在的独特性，情况尤其如此。注册处认为，商标的附加元素可能被视为同一企业正在使用的替代商标/子品牌，普通消费者会认为只有专门的一家企业会使用高度独特的单词PRADA，因此存在间接混淆的可能性。

综上分析，注册处认为双方商标构成相似，商标共存市场会造成市场混淆，裁定异议人的异议理由成立，诉争商标在第3、35和42类上不予注册。